A vitória de Jack Daniel no tribunal superior deixa a marca registrada 'Rogers Test' nebulosa

A Jack Daniel's Properties Inc. convenceu a Suprema Corte dos EUA a barrar um caminho para um teste de marcas registradas em obras expressivas, mesmo quando os juízes se recusaram a interromper o teste em si.

Um tribunal unânime disse que o teste de Rogers não se aplica ao uso não licenciado de uma marca registrada para ajudar a identificar a origem de um produto - ao uso de "marca registrada de outra pessoa como marca registrada". Mas o tribunal superior se recusou a rejeitar - ou mesmo opinar sobre - o padrão amplamente adotado, uma vez que rejeitou o uso do teste pelo Nono Circuito para isentar o brinquedo de cachorro Bad Spaniels da VIP Products LLC de violação de marca registrada.

O resultado permitirá que os donos de marcas ataquem com mais confiança os produtos que eles acham que estão pegando carona no reconhecimento de suas marcas e refreie o que alguns profissionais jurídicos viram como o exagero rastejante de Rogers. Isso forçará o VIP e os fabricantes de produtos comparáveis ​​a litigar uma análise tradicional e mais rigorosa de probabilidade de confusão do consumidor, em vez do teste de Rogers mais simples.

Mas, por enquanto, a decisão preserva a aplicação da escotilha de escape do processo a obras tradicionais em circuitos que a adotaram, geralmente permitindo o uso artístico de marcas em arte, música, livros e filmes. Ao não decidir se Rogers poderia ser apropriado e oferecer pouca orientação sobre o que constitui o uso como marca registrada, os juízes deixaram questões importantes em aberto.

"A ênfase no uso de marcas registradas ressuscita algo que os tribunais de apelação rejeitaram e, portanto, vai gerar muitas perguntas", disse a professora de propriedade intelectual Rebecca Tushnet, da Universidade de Harvard. "Como você sabe quando algo está sendo usado como marca registrada? E como isso se distingue do uso que é confuso?"

Vários advogados observaram a natureza explicitamente estreita da opinião, que não pareceu perturbar nenhum outro precedente do circuito. Mas alguns disseram que os proprietários de marcas pelo menos sabem que podem levar os fabricantes de produtos que falsificam suas marcas além do teste de Rogers e em uma análise de probabilidade de confusão - como aconteceu em casos anteriores envolvendo falsificações de produtos para cães de marcas humanas.

"Existem muitas empresas cujo modelo de negócios é baseado na criação de linhas de produtos que zombam de marcas famosas. Após essa decisão, essas empresas devem reavaliar prontamente suas linhas de produtos", disse a advogada de propriedade intelectual Nicole Haff, da Michelman & Robinson LLP.

O teste de Rogers teve origem na decisão do Segundo Circuito de 1989 em Rogers v. Grimaldi, onde o tribunal derrubou o direito de publicidade da atriz Ginger Rogers e as alegações de falso endosso da Lei Lanham sobre o título do filme "Ginger e Fred". O teste – o uso é permitido se tiver relevância artística e não for explicitamente enganoso – foi estendido a casos de marcas registradas.

O teste, que foi adotado por vários circuitos sem ser explicitamente rejeitado por nenhum, tornou-se controverso entre os proprietários de marcas por essencialmente abençoar a confusão adjacente à falsificação. A revogação do Nono Circuito de um tribunal inferior sobre Bad Spaniels alarmou ainda mais os proprietários de marcas que sentiram que o teste foi estendido demais para produtos comerciais.

Enquanto a Jack Daniel's e o governo dos Estados Unidos instaram o tribunal a suspender completamente o teste de Rogers, outros, incluindo a Associação Internacional de Marcas Registradas, encorajaram o tribunal a confiná-lo a "trabalhos tradicionais" e não a "produtos comerciais". Alguns, incluindo Tushnet, argumentaram que tal distinção não existia.

A Suprema Corte fez cabine Rogers, mas de uma maneira diferente. Sem tomar uma posição sobre se o teste deveria ser usado, o tribunal disse que certamente não se aplica a um suposto infrator usando marcas como ou dentro de sua própria marca. A VIP havia usado a imagem comercial de Jack Daniel como a forma do próprio brinquedo para cachorro e tinha elementos dela em sua etiqueta, um local frequente para marcas registradas.

A Suprema Corte rejeitou a conclusão do Nono Circuito de que, como VIP havia expressado uma mensagem humorística, Rogers deveria se candidatar. O formato do brinquedo para mastigar imitava o icônico formato da garrafa de Jack Daniel's e falsificou o rótulo ao substituir "Old No. 7" por "Old No. 2" e "Tennessee Sour Mash" por "On Your Tennessee Carpet".